rss
(Ne)zamýšlané následky predbežného opatrenia v PDV
Tomáš Klinka, 27. 05. 2013 v 17:32
Už dávnejšie mi v hlave vŕtal problém zneužívania predbežných opatrení v PDV, ktorý sa začal objavovať na slovenských súdoch a pomyselnú poslednú kvapku pridal Krajský súd v Bratislave uznesením sp. zn. 2Cob/137/2012 z 23.04.2012, ktoré je dostupné aj na www.rozhodnutia.sk. Predstavme si majiteľa patentu, ktorý sa rozhodne súdnou cestou vymáhať svoje práva voči konkurencii a podá návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým by súd konkurentovi uložil povinnosť zdržať sa uvádzania nejakého konkrétneho výrobku na trh. Súd bez vypočutia konkurenta takéto predbežné opatrenie voči nemu nariadi, pretože hmotnoprávny nárok majiteľa patentu má osvedčený (patentovou listinou v spojení s analýzou zloženia výrobku konkurencie) a zjavné je aj riziko hroziacej škody.
Potiaľto je všetko v poriadku. Konkurent si predbežné opatrenie prevezme, prečíta, chtiac-nechtiac je ním viazaný, stisne zuby a skutočne zastaví uvádzanie výrobku na trh. V odvolaní voči predbežnému opatreniu však uvedie závažné skutočnosti o tom, že v SR je patent ZRUŠENÝ (zatiaľ neprávoplatne), pričom analogické patenty žalobcu v susedných krajinách boli tiež ZRUŠENÉ (právoplatne). Odvolací súd podľa môjho názoru si mal obratom vyžiadať vyjadrenie ÚPV SR k otázke zrušenia patentu, mal si následne otvoriť patentový zákon a tam by v § 46 ods. 3 zistil, že patent sa vždy zrušuje s účinkami ex tunc, tzn. akoby nikdy nebol udelený. Za takýchto okolností sa odvolací súd mal vážne zamyslieť nad tým, či by nebolo skôr vhodné / potrebné korigovať nariadené predbežné opatrenie a zaviazať v ňom samotného majiteľa patentu (žalobcu) na zloženie peňažnej záruky v primeranej výške alebo dokonca podmieniť zložením tejto záruky účinnosť predbežného opatrenia ( § 34 ods. 2 patentového zákona). Alternatívne prichádza do úvahy obmedzenie časového trvania predbežného opatrenia po dobu platnosti patentu. Vo vyššie uvedenom uznesení odvolací súd nielenže nezmiernil nariadené predbežné opatrenie, ale práve naopak na základe odvolania žalobcu PREDĹŽIL jeho trvanie až do právoplatného skončenia vo veci samej (!), čo pri optimistickom výhľade môže byť ešte zopár rokov.
Mojou základnou výhradou voči kritizovanému uzneseniu je ignorovanie závažných faktov zo strany odvolacieho súdu. V praxi sa tak môže stať, že bude existovať predbežné opatrenie chrániace práva majiteľa už zrušeného patentu, ktorý si tak na trhu zabezpečí vytvorenie a nútené rešpektovanie faktického monopolu (bez opory v hmotnom práve). Z kuloárnych zdrojov som sa navyše dozvedel, že podobné predbežné opatrenia zvyknú majitelia farmaceutických patentov navrhovať súdom aj tesne pred uplynutím doby ochrany patentu. Súdy by sa pri rozhodovaní, či a v akom rozsahu predbežné opatrenie nariadiť, nemali nechať "zavádzať", ale mali by sa pokúsiť v týchto prípadoch nájsť spravodlivú rovnováhu a to najmä v odvolacom konaní, keď im je už známe vyjadrenie protistrany. Smernica o vymožiteľnosti PDV (IPRED) túto požiadavku formuluje v 22 recitále "zabezpečiť primeranosť predbežných opatrení zodpovedajúcich povahe príslušného prípadu".
Samozrejme, že dotknutý konkurent má stále možnosť požiadať súd o zrušenie predbežného opatrenia podľa § 77 ods. 2 OSP, ak bude patent právoplatne zrušený. Treba si ale uvedomiť, že každý zbytočný deň rešpektovania takéhoto predbežného opatrenia môže predstavovať výraznú ekonomickú stratu, ktorá po dlhšom čase nemusí byť vôbec sanovateľná (definitívna strata pozície na trhu a pod.). Čiastočne je tento stav riešiteľný cez § 77 ods. 3 OSP, podľa ktorého by mal majiteľ zrušeného patentu (žalobca) nahradiť ujmu konkurencii, ktorú spôsobil navrhnutím neopodstatneného predbežného opatrenia. Môj názor je však taký, že súd by mal takémuto neželanému stavu (vzniku ujmy) predchádzať, ak je to čo len trochu možné. Namiesto opatrnosti zvolil súd cestu ignorácie a nedbanlivosti. Ak by nešlo o súd, ale o súkromnú osobu, zrejme by sme mohli hovoriť o porušení prevenčnej povinnosti (s istým nadsadením, prirodzene). V tejto súvislosti mi nedá nespomenúť zodpovednostnú imunitu podľa zákona č. 514/2003 Z. z., ktorú má štát v prípade "nesprávneho" nariadenia predbežného opatrenia. Pozri analogicky rozsudok Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 3137/2007 z 23.09.2008.
Názory k článku (Ne)zamýšlané následky predbežného opatrenia v PDV:
Martin Husovec, 28. 05. 2013 v 22:48 - tá litigácia
Tomáš Klinka, 29. 05. 2013 v 16:15 - Ďakujem Martin,
Ján Lazur, 30. 05. 2013 v 00:14 - Aspoň, že neuplatňujeme border measures...
V tejto súvislosti však musím povedať, že som rád, že na Slovensku sa v rámci "border measures" podľa Nariadenia 1383/2003 vôbec nezadržiava tovar, ktorý by mohol byť podozrivý z porušovania patentových práv. Podľa informácií, ktoré mám z Finančného riaditeľstva SR, na Slovensku ešte nebol colníkmi ani raz zadržaný tovar pre podozrenie z porušovania patentu (ak boli tie informácie, samozrejme, správne).
Píšem to kvôli tomu, že v niektorých európskych štátoch sa týmito opatreniami spôsobí niekedy ešte viac škody, než klasickými predbežkami. V Anglicku to bol, napríklad, spor Monsanto Technology LLC v. Cargill International and SA Cargill PLC, ktorý súvisel s dovozom sójových zŕn z Argentíny do Európy a patentmi amerického biotechnologického dinosaura Monsanto.
Tomáš Klinka, 30. 05. 2013 v 17:10 - k colným opatreniam
Ján Lazur, 30. 05. 2013 v 22:57 - Colné opatrenia
Martin Husovec, 01. 06. 2013 v 22:20 - Tomi
No Slovensko po nemeckom vzore používa bifurkáciu, teda dvojkoľajnosť systému (uplatňovanie práv jedna koľaj, otázka existencie práv druhá koľaj). Ak teda v prebiehajúcom konaní o porušení práv k patentu vznikne otázka platnosti, tým, že ju jedna strana namietne, tak súd podľa § 109 ods. 1 písm. b) OSP konanie zastaví ("rozhodnutie závisí od otázky, ktorú nie je v tomto konaní oprávnený riešiť"). UPV má totiž exkluzívnu právomoc o rozhodovať o zrušení patentu ( § 46 ods. 1 "Úrad zruší patent .."). Patentový zákon nezveruje túto možnosť súdom. Potvrdenie toho najdeš aj v § 33 PatZ, alebo § 27 ZoDiz. Pred súdy sa preto môže dostať platnosť práva ale len cez správne súdnictvo.
Trošku iná situácia je pri známkach. Jednak preto, že doktrína "silnejšia dištiktivita = silnejšie právo, slabšia ... = slabšie ...", ale najma preto, že známkový zákon výslovne predpokladá určitu interakciu, keď napríklad umožňuje aby súd konštatoval, že známka je používaná nekalosúťažné, pričom na návrh bude musieť potom UPV známku ( § 34 ods. 2 ZoOchrZ "Úrad na návrh dotknutej osoby zruší ochrannú známku na základe súdneho rozhodnutia, podľa ktorého"). Aj tu však súd nekonštatuje, že UPV má zrušiť, len konštatuje jednu z vecí § 34 ods. 2, a potom stačí úspešnému žalobcovi predložiť to UPV.
Trochu inú situáciu má CTMkový súd, pretož ten môže priamo ovplyvniť platnosť práva (pozri čl. 96, 100 nariadenia).
Existuje však jedna pochybnosť, ktorý som nevidel zatiaľ nikde v literatúre. Premýšľal som nad ňou v súvislosti s cezhraničnými spormi ale aj rozhodcovským konaním. Teoereticky by bolo možné rozhodnuť aj na Slovensku v rozhodcovskom konaní otázku platnosti inter partes, právo teda ostane platné ale nebude vymožené proti danej osobe. Keď zoberiete § 1 ZoRK nebráni tomu, a taktiež tomu úplne nebráni úprava priemyselných práv. Aj súd by teda mohol teoreticky povedať v konaní inter partes, že právo nevynucuje. Hoc tu možno argumentovať viac § 33 PatZ. Problém je, že sa môže namietať, že takto je v podstate vyprázdnená prezumpcia správnosti právneho aktu (rozhodnutie je platné a zaväzuje, pokiaľ nie je zrušené alebo zmenené). Vyžadovali by to viac analýzy. Viem ze napr. Teoreticky to však možné je. Zmysel by dávalo napríklad pri takých úžitkových vzoroch, kde nie je prieskum úradu ex ante a práva sú veľmi slabé vo svojej povahe. Alebo tiež v rozhodcovskom konaní. Zatial som nemal prilezitost sa nad tym ale hlbsie zamyslat.
Tomáš Klinka, 10. 06. 2013 v 21:58 - inter partes nevymáhanie práv
U nás (SR/ČR) tento prístup nemá legislatívny podklad a osobne sa trochu čudujem, že je tento prístup možný v Írsku ako členskom štáte EU s povinne transponovanou IPRED. Ale tento problém s vymáhaním práv z úžitkového vzoru (súhlasím, že je to "slabé právo") je tiež známy a v poslednom čase zarezonoval v českej judikatúre (v stredu doplním konkrétne rozhodnutia).
Tomáš Klinka, 12. 06. 2013 v 19:44 - aktuálny český judikat k úžitkovým vzorom
Myslím, že na to súd išiel spočiatku správne, keď jasne vyjadril význam iba registračného konania o zápise úžitkového vzoru, z ktorého logicky rezultuje "slabé" práva jeho majiteľa. Čo mi však vadí a podľa mňa tu NS ČR neuviedol jasné dôvody, prečo je súd vlastne oprávnený o splnení hmotnoprávnych podmienok ochrany úžitkového vzoru (novosť, nezrejmosť, priemyselná využiteľnosť) spraviť si záver sám a nečakať na výsledok (dokonca už začatého) výmazového konania pred ÚPV. Tu sa mi opäť vidí, že súd vedome balansuje na hraníci svojich právomocí, ktoré sú zákonom zverené inému orgánu (o tom vlastne debatujeme pod mojim predchádzajúcim postom). Ja netvrdím, že súd nemôže mať pochybnosti (napr. mu žalovaný predloží znalecký posudok smerujúci napr. k nenovosti technického riešenia), ale nerozumiem, prečo by mal ignorovať štandardný, zákonom jasne upravený postup a tváriť sa, že si dokáže najlepšie sám posúdiť výsostne technické otázky týkajúce sa relevantného stavu techniky. Na to predsa výmazové konanie pred ÚPV slúži! Ale, ako hovorím, pointa rozsudku dobrá, len by bolo treba dotiahnuť praktické riešenie problému "slabých" práv z úžitkového vzoru. Nevylučujem ani, že je tu istý priestor aj na legislatívnu zmenu.
Článok 9 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej judikatúre, podľa ktorej sa návrhy na nariadenie predbežného opatrenia pre porušenie patentu v zásade musia zamietnuť, ak platnosť dotknutého patentu nebola potvrdená aspoň prvostupňovým rozhodnutím vydaným v námietkovom konaní alebo konaní o vyhlásení neplatnosti.
Tomáš Klinka, 03. 05. 2022 v 21:26 - Ad C-44/21 od Martina Friedricha
Ďakujem Martinovi za spomenutie čerstvého prejudiciálneho rozsudku CJEU C-44/21. Týmto rozsudkom bola odmietnutá nemecká judikatórna línia, ktorá v zásade podmieňovala nariadenie predbežného opatrenia aspoň prvostupňovým úspechom majiteľa patentu v sporovom konaní, kde bola napadnutá platnosť patentu. V praxi sa však často stáva aj opačná situácia (naznačil som ju v samotnom poste, ktorý má už skoro 9 rokov): patent je prvostupňovým rozhodnutím patentového úradu zrušený (neprávoplatne) a súd napriek tomu nariadi predbežné opatrenie. Vo viacerých zahraničných jurisdikciách má súd v takejto situácií pred rozhodnutím o nariadení predbežného opatrenia zvyčajne možnosť autonómne posúdiť "prima facie" platnosť patentu, teda či s ohľadom na produkované argumenty je pravdepodobné, že jeho zrušenie bude právoplatne potvrdené. Zo skúsenosti však môžem povedať, že slovenský súd (OS BB / KS BB) bude zrejme zaujímať jedine formálna stránka, tzn. či v čase jeho rozhodovania je patent evidovaný ako platný alebo nie. Ak áno, neodkladné opatrenie môže byť nariadené. Ak nie, neodkladné opatrenie nemôže byť nariadené. So simple!
Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím