Autori:

Prečo by sme sa mali zaujímať o práva duševného vlastníctva v outsourcingových zmluvách?

Outsourcingové zmluvy sú v súčasnosti viac a viac populárne, keďže pomáhajú zvyšovať efektivitu a tým znižovať náklady. Obvyklé služby, ktoré sa zabezpečujú externe, zahŕňajú napr. call centrá, služby v oblasti správy dát, komerčnú prevádzku IT, výrobu softvéru, webových stránok a dizajnu, riešenia v oblasti e-commerce, webové aplikácie, medicínsku fakturáciu, softvérové služby v zdravotníctve, ľudské zdroje, finančné služby, ako je vedenie účtovníctva alebo účtovníctvo a mnoho ďalších. Pri otázke, čomu by sa mala venovať osobitná pozornosť pri príprave outsourcingovej dohody, väčšina odpovedí zahŕňa jasný popis služieb, ceny, záväzky, rozhodné právo, daňovú problematiku a niekto zmieňuje aj ochranu osobných údajov. Ako je to však s právami duševného vlastníctva v outsourcingových zmluvách?

Veľké spoločnosti majú často nejaké znalosti o právach duševného vlastníctva. Vo všeobecnosti majú vedomosť o tom, že ich tovar alebo služby musia byť chránené ochrannou známkou, ktorá musí byť zaregistrovaná a že existujú akési patenty, väčšina ľudí taktiež počula o autorských právach. Obchodné tajomstvo je "niečo, čo je tajné". Práva k dizajnom sú obvykle takmer neznáme, nehovoriac o neregistrovaných dizajnoch alebo nezapísaných ochranných známkach alebo právach k databáze. Znalosti o právach duševného vlastníctva v menších firmách sú takmer nulové.

Práva duševného vlastníctva sú pre outsourcingové zmluvy veľmi dôležité. Autorské právo je dôležité najmä v softvérových zmluvách, v dohodách o vývoji dizajnu alebo webových stránok. Ochranné známky sú dôležité najmä v dohodách kde je predmetom výroba alebo v prípadoch, kedy je možné očakávať, že outsourcingová spoločnosť bude komunikovať so zákazníkmi klienta. V prípadoch keď určité databázy, napríklad databázy zákazníkov, sú poskytované outsourcingovej spoločnosti, je relevantné obchodné tajomstvo a niekedy sui generis práva k databáze. Ochrana osobných údajov je relevantná najmä v prípadoch, keď osobné údaje musia byť prenesené mimo EÚ. Pre zmluvy týkajúce sa vedy a výskumu môžu byť významné najmä patenty.

Prax ukazuje, ze outsourcingové zmluvy sú často vyhotovované podľa vzorov, ktoré spoločnosti používajú dlhšiu dobu. Takéto vzory sa menia z času na čas tak, že sa doplnia ustanovenia, ktoré vyplývajú buď zo zlých skúseností spoločností alebo legislatívnych zmien. Väčšina z týchto outsourcingových vzorov neobsahuje žiadnu zmienku o právach duševného vlastníctva, prípadne majú jednu alebo dve ustanovenia, ktoré namiesto zabezpečenia práv duševného vlastníctva len potvrdzujú, že existuje niečo ako práva duševného vlastníctva.

Veci, ktoré môžu "zle vypáliť…"

Duševné vlastníctvo nie je len boj proti predaju falošných kabeliek či nelegálne sťahovanie filmov či hudby. Duševné vlastníctvo tiež znamená majetok spoločnosti. Pre niektoré spoločnosti sú práva duševného vlastníctva jediným majetkom, ktorý (ešte stále) majú. Ak duševné vlastníctvo nie je spoločnosťou, ktorá ho vlastní, starostlivo chránené a zabezpečené, úprimne povedané, je mnoho vecí ktoré sa môžu "pokaziť". Niektoré z týchto základných chýb môžu byť pre spoločnosť fatálne.

"Byť či nebyť?" Outsourcovať či neoutsourcovať?

Pred samotným riešením právnych detailov ako robiť outsourcing správne, by mali spoločnosti, ktoré vlastnia určité práva duševného vlastníctva zvážiť prínosy a riziká, ktoré z outsourcingu vyplývajú. Pri prijímaní takého dôležitého rozhodnutia by malo byť v prípade potreby outsourcingu osobitne identifikované kľúčové (hlavné) duševné vlastníctvo spoločnosti a ďalšie práva duševného vlastníctva. Aby bolo možné prijať správne rozhodnutie či outsourcovať alebo nie, spoločnosť by mala vykonať interný audit práv duševného vlastníctva ktoré vlastní a vyhodnotiť riziká znehodnotenia alebo dokonca straty práv duševného vlastníctva počas alebo po ukončení outsourcingu.

Pred outsourcingom je kľúčové zabezpečiť duševné vlastníctvo, pokiaľ je to možné tak najlepšie registráciou. Pri tovaroch alebo službách, ktoré sú chránené autorským právom, ktoré nepodlieha zápisu do registra, by vlastníctvo malo byť zabezpečené iným vhodným spôsobom tak, že otázku vlastníctva nebude možné spochybniť. Duševné vlastníctvo by malo byť zaregistrované vo všetkých krajinách, kde spoločnosť predáva, bude (alebo chce) predávať a outsourcing by sa mal uskutočniť v krajine, kde môžu spoločnosti svoje právo reálne vymôcť.

Klient a outsourcingové spoločnosti často sídlia v rôznych krajinách. Preto môžu byť podriadené rôznym právnym režimom. Z tohto dôvodu je nanajvýš dôležité určiť, ktorý právny režim sa uplatní a objasniť pravidlá. Napríklad pri outsourcingu do Ázie musíme mať na pamäti skutočnosť, že zákony na ochranu osobných údajov sú oveľa flexibilnejšie a v niektorých krajinách v podstate neexistujú. Tieto informácie sú veľmi dôležité napríklad v dohodách, ktoré zahŕňajú transfer osobných údajov o zákazníkoch alebo zamestnancoch. Rovnako tak existujú rôzne pravidlá napríklad pre súbežný dovoz (paralelný obchod) z tretích krajín, ktorý je povolený v Ázii, avšak v EÚ znamená porušenie práv z ochrannej známky.

Vlastníctvo duševného vlastníctva v outsourcingových dohodách

Jednou z prvých vecí, ktorú je potrebné v outsourcingovej dohode vyjasniť, je otázka, kto bude majiteľom duševného vlastníctva, ktoré bude výsledkom outsourcingovej dohody medzi klientom a outsourcingovou spoločnosťou. Hoci mnohí majú tendenciu odpovedať, že "je to jednoznačne klient, pretože je tým, kto platí", takýto predpoklad nie je správny. Outsourcingová spoločnosť je tvorcom diela a teda aj jeho autorom. Klient môže získať práva k dielu len ak mu ich autor postúpi, alebo keď získa licenciu na ich použitie. Aj keď všetko záleží jednak na rokovaniach medzi klientom a outsourcingovou spoločnosťou a jednak na cene, outsourcingová spoločnosť ako autor diela má zvyčajne záujem ponechať si právo k predmetu outsourcingu a bude sa snažiť s klientom vyjednať udelenie licencie. Preto, ak klient chce získať práva k produktu outsourcingu, ustanovenie o postúpení práv alebo licencia musia byť súčasťou outsourcingovej zmluvy. Keď outsourcingová spoločnosť súhlasí s tým, že postúpi práva na klienta, je autorské právo prevedené na klienta.[1]

Taktiež je možné dohodnúť spoluvlastníctvo predmetu outsourcingu, ale bude musieť byť veľmi špecifickým spôsobom definované v zmluve. Z praktických dôvodov je vhodnejšie sa tomuto riešeniu vyhnúť. Licencia môže byť výhradná alebo nevýhradná. Ak je licencia výhradná, autor nesmie udeliť tú istú licenciu v rovnakom rozsahu inej osobe. Rovnako tak je veľmi dôležité venovať pozornosť zneniu licenčnej zmluvy. Licencia na použitie diela ako je softvér, nezahŕňa oprávnenie softvér upravovať alebo ho ďalej predávať. Keď licencia zahŕňa aj povolenie predávať, mal by byť jasne stanovený spôsob predaja, napr. predaj výlučne v kamenných obchodoch alebo aj v elektronickej podobe a geografickú oblasť. V prípadoch, kedy sa od outsourcingovej spoločnosti očakáva, že bude poskytovať ďalšie služby pre zákazníkov či zamestnancov klienta, alebo predávať vyrobený tovar verejnosti a v tejto súvislosti sa očakáva, že použije duševné vlastníctvo klienta, ako napríklad ochranné známky, musí byť udelená licencia, v ktorej bude konkrétne uvedené, ako ich outsourcingová spoločnosť môže použiť. Pravidelne by mali byť zo strany klienta vykonávané kontroly kvality, aby sa zabránilo poškodeniu reputácie ochrannej známky.

Podobne komplikované situácie vznikajú, keď sa pôvodné (vo vlastníctve klienta pred uzavretím outsourcingovej zmluvy) práva duševného vlastníctva klienta zmiešajú s pôvodnými právami duševného vlastníctva outsourcingovej spoločnosti. Určiť vlastníctvo finálneho produktu po vykonaní outsourcingu v takýchto prípadoch môže byť náročné. Aby sa predišlo takýmto situáciám, je vhodné identifikovať duševné vlastníctvo oboch strán vopred a zahrnúť ho formou prílohy k outsourcingovej zmluve. V prípade ak klient alebo outsourcingová spoločnosť používa duševné vlastníctvo tretej osoby, napríklad na základe licencie, je potrebné vyriešiť pred samotným outsourcingom, či outsourcing k takémuto duševnému vlastníctvu je vlastne možný. A ak áno, je potrebný súhlas pôvodného vlastníka? Musí byť daný v písomnej forme?

Vylepšené produkty

Pri outsourcingu je potrebné myslieť nielen na objednaný produkt, ale aj na všetky odvodené či inak vylepšené produkty a zahrnúť do outsourcingových zmlúv špecifické ustanovenia brániace outsourcingovým spoločnostiam v ich vývoji. V dnešnej dobe je celkom populárne navrhnúť výrobok a potom ho dať vyrobiť v krajine, kde sú náklady výrazne nižšie. Klienti nie sú zvyčajne veľmi nadšení, keď sa o niečo neskôr objaví produkt, ktorý je veľmi podobný alebo dokonca ešte lepší ako ten, ktorý bol predmetom outsourcingu a prekvapivo, pochádza z tej istej outsourcingovej spoločnosti! Ak sú zmluvy zle koncipované, outsourcingová spoločnosť vyvinula vylepšené dielo, ktorá sa z pohľadu autorského práva kvalifikuje ako nové dielo, a preto outsourcingová spoločnosť vlastní k takémuto dielu všetky práva, a klient má len veľmi málo prostriedkov ako tomu zabrániť, a to najmä v prípadoch, ak je tento vylepšený produkt už na trhu. Otázku duševného vlastníctva treba mať na pamäti tiež v prípadoch, keď je zmluva z akéhokoľvek dôvodu ukončená skôr než samotné dielo.

Open source softvér

Outsourcingové transakcie často zahŕňajú vývoj softvéru, prípadne jeho vylepšenie alebo zmenu. Aj keď používanie open source softvéru je stale populárnejšie, je potrebné byť opatrný pri jeho používaní. Aj keď sa jedná o bezplatný softvér, ale nie je to celkom to isté ako "pivo zdarma". A pokiaľ použitie open source softvéru nebolo predmetom dôkladného právneho posúdenia, bezpečnejšie bude sa jeho používaniu vyhnúť.

Kým názov "open" môže vyvolať dojem, že každý ho môže slobodne používať, obmedzenia obsiahnuté v licenčnej zmluve na určité typy open-source softvéru sú veľmi obmedzujúce. Hoci je dostupných množstvo rôznych licencií na open-source softvér, diela, ktoré sú založené na open-source softvéri často vyžadujú, aby diela od nich odvodené boli sprístupnené za rovnakých podmienok ako samotný open-source softvér, teda aby bol zdrojový kód týchto diel sprístupnený. Pri týchto dielach treba tiež často uvádzať informáciu, že boli vytvorené v rámci open-source licencie. Agregáty (spojenie diela založeného na open-source softvéri s iným, samostatným dielom) môžu predstavovať rovnaké problémy. Uniknúť open-source licencii bude často možné len vtedy ak sa preukáže, že nezávislé (samostatné) dielo nie je prirodzeným rozšírením diela založeného na open-source softvéri a, že nie je spojené s dielom založenom na open-source softvéri za účelom vytvorenia rozsiahlejšieho programu. Ak sú tieto časti distribuované ako súčasť celku, ktorým je dielo založené na open-source, distribúcia celku bude musieť taktiež fungovať v podmienkach open-source. Je preto veľmi dôležité mať na pamäti aký druh softvéru outsourcingové spoločnosti používajú a mať zodpovedajúce ustanovenia a najmä ustanovenia o odškodnení v outsourcingovej zmluve.

Na záver možno skonštatovať, že outsourcing zostáva obchodnou stratégiou, ktorá má celý rad výhod. Práva duševného vlastníctva by však pri outsourcingu mali stúpať na zozname priorít.

Nakoniec, možno banálna pripomienka - poznajte svoju outsourcingovú spoločnosť! Môže sa stať, že pracuje aj pre Vašu konkurenciu ...

[1] Podľa slovenského práva, osobnostné práva (právo byť uvádzaný ako autor diela) zostávajú nezmenené a nie sú súčasťou majetkových práv, ktoré sú prevedené.

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím